爭議不斷理還亂，“新百倫”商標屬于誰？

     【中國鞋網(wǎng)-品牌觀察】如果外企還不能端正在中國市場的商標權(quán)意識，未來還會像New Balance一樣，付出高昂的代價。

　　日前，廣州市中級人民法院判賠了一起侵權(quán)額度最高的知識產(chǎn)權(quán)案件：美國New Balance公司在中國的關(guān)聯(lián)公司——新百倫貿(mào)易(中國)有限公司(下稱新百倫公司)因使用他人已注冊商標“新百倫”，構(gòu)成對他人商標專用權(quán)的侵犯，需賠償對方9800萬元。

　　“一個商標9800萬?收購得了�！庇芯W(wǎng)友為NewBalance打抱不平。然而，廣東的一家運動品牌公司早在2004年就注冊了“新百倫”這一商標，而NewBalance當時在中國還寂寂無名。不過，New Balance于1906年在美國波士頓創(chuàng)立，是個百年品牌，被公認為世界“四大跑鞋”之一。

　　無獨有偶，5月初，北京市高級人民法院對78起“喬丹體育”商標爭議案中的32起作出判決，維持一審判決，駁回美國NBA巨星、“飛人”邁克爾·喬丹撤銷“喬丹體育”爭議商標注冊的上訴請求。一系列案件都表明中國在保護知識產(chǎn)權(quán)、保護企業(yè)商標權(quán)、懲罰商標侵權(quán)行為上越來越有所作為。

　　不過，究竟是外國大公司仗勢欺人還是國內(nèi)小企業(yè)搶注商標得了便宜還賣乖?盡管法院已經(jīng)作出判決，但新百倫商標案在公眾中的影響仍在持續(xù)發(fā)酵。

　　八年之爭

　　一直被山寨模仿的New Balance反倒成了侵權(quán)方。根據(jù)法律裁決，New Balance將在中國內(nèi)地揮別“新百倫”品牌。《中國經(jīng)貿(mào)聚焦》記者在其官方網(wǎng)站、天貓旗艦店和京東旗艦店瀏覽時發(fā)現(xiàn)，賣場已都沒有了中文名稱。

　　對于這樣的判決結(jié)果，上海大成律師事務(wù)所律師李振宏解釋，“中國法律對商標的保護采用的是注冊制，即誰先注冊，誰享有商標的擁有權(quán)。但在美國，法律對商標的保護采取的是使用制，即誰先使用該商標，誰獲得商標的擁有權(quán)。”

　　搶注國外知名品牌中文商標的情況在國內(nèi)屢見不鮮，不過，原告周樂倫申請“新百倫”商標并不屬于搶注。

　　本刊記者在“中國商標網(wǎng)”上查詢“新百倫”，4份同名申請書中，只有廣東省廣州市珠江新城臨江大道海濱花園厚德軒7樓C座的周樂倫于2004年6月4日注冊的商標處于有效狀態(tài)。雖然這個商標被人以三年撤銷不使用提出了商標無效的請求，但是請求尚未批準，所以這個商標目前仍舊有效。

　　周樂倫是當前“百倫”、“新百倫”注冊商標的專用權(quán)人。這兩個注冊商標的核定使用都歸第25類“服裝，鞋，帽，襪”等商品上，無疑與NewBalance同行競爭。同時，周樂倫設(shè)立了企業(yè)，生產(chǎn)以“百倫”、“新百倫”為商標的男鞋產(chǎn)品，并在大型商場設(shè)有銷售專柜。

　　位于美國馬薩諸塞州波士頓格氏次街20號的新平衡運動鞋公司在2006年9月15日提交申請的“新百倫”商標則處于無效宣告中。2007年12月，該公司曾要求商標局駁回周樂倫對“新百倫”商標的注冊申請，認為該商標抄襲、模仿了New Balance，但在2011年7月，國家工商總局作出裁定，認為該公司異議的理由不成立，周樂倫申請的“新百倫”商標隨即被予以核準注冊。

　　2006年新百倫公司成立，主要負責在國內(nèi)銷售New Balance運動鞋系列產(chǎn)品，并很快占領(lǐng)了相當份額的跑鞋市場。在此過程中，為了適應(yīng)中國市場文化，該公司選擇了使用“新百倫”的中文名進行宣傳和營銷，在其宣傳產(chǎn)品的廣告中使用“新百倫NewBalance”標識。

　　周樂倫稱，新百倫公司在銷售過程中，把“新百倫”作為商標標識使用，在網(wǎng)店中也以“新百倫New Balance”來標識產(chǎn)品，在專賣店所出具的購物小票中標識“感謝您購買新百倫產(chǎn)品”，導致大量消費者和經(jīng)營者誤認為“新百倫”商標就是新百倫公司產(chǎn)品的中文商標。

　　廣州中院審理認為，被告新百倫公司是明知“百倫”及“新百倫”商標的注冊情況，但仍選擇使用“新百倫”來標識及宣傳其產(chǎn)品。

　　新百倫公司在法庭上辯稱，“新百倫”僅用作New Balance商品的中文名稱，而沒有作為企業(yè)字號在商品上突出使用，屬于善意使用。而且，新百倫公司銷售商品時間遠遠早于原告使用“新百倫”商標銷售商品的時間，且其使用方式?jīng)]有使消費者或相關(guān)公眾產(chǎn)生任何混淆，不構(gòu)成侵權(quán)。

　　在《商標法》中，對善意使用的確有所保護，也就是說，我用了這個名稱，一直沒有注冊，別人注冊了之后，我還是可以用的，但是要注意區(qū)分與別人注冊的商標的不同。

　　廣州中院則認為，新百倫公司沒有規(guī)范地使用其企業(yè)名稱，也沒有善意地主動避免使用與他人的注冊商標相同或相近似的標識，以避免相關(guān)公眾的混淆、誤認和市場無序，構(gòu)成侵權(quán)。

　　9800萬元哪里來

　　據(jù)周樂倫統(tǒng)計，自2011年7月至起訴時，新百倫公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的總金額已經(jīng)超過10億元，獲益巨大。原告起訴要求被告新百倫公司立即停止侵權(quán)、消除影響，并且還要賠償損失9800萬元及支付維權(quán)的合理費用。

　　在這個案件中，法院認為被告獲利1.958億，并綜合考慮某些因素判決賠償9800萬元(獲利的一半)，這樣的判罰是否過重?《商標法》規(guī)定，實際損失難以確定的，按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。難道New Balance公司獲利10億元都因侵權(quán)?

　　華東政法大學知識產(chǎn)權(quán)學院教授、最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護研究中心研究員黃武雙向《中國經(jīng)貿(mào)聚焦》記者解釋，作為民事責任方式之一的“賠償損失”，是為了填補權(quán)利人因侵權(quán)所遭受的損失，最科學的方法就是計算出權(quán)利人在出現(xiàn)侵權(quán)行為后與侵權(quán)行為存在因果關(guān)系的損失。

　　《商標法》規(guī)定損害賠償?shù)挠嬎阋罁?jù)有4種，即權(quán)利人的損失、侵害者利潤、許可費用、法定賠償。對其適用遵循相應(yīng)的位階。即在前一種計算方式無法確定時，適用下一種計算方式。

　　此案涉及反向混淆問題。通常所說的混淆是正向而言，即后來的市場競爭者為攀附在先的商標商譽，試圖與其發(fā)生混淆，常常表現(xiàn)為小企業(yè)具有搭大企業(yè)便車的意圖。與之相反，反向混淆卻是跨國知名企業(yè)使用了不知名企業(yè)的商標，雖不具有搭便車之意義，仍然容易造成消費者混淆。

　　黃武雙認為，原告的損失首先表現(xiàn)為市場銷售額減少，或者應(yīng)增長而未能增長部分的損失。反向混淆是否存在損失，值得研討。如果反向混淆只影響原告產(chǎn)品的來源識別，而尚未造成實際損失，則適用損害賠償之救濟就有不當之嫌。

　　“當然，損失不僅表現(xiàn)為市場份額的減少或未增長，還可能涉及商譽損害�！秉S武雙表示，如果被告使用“新百倫”已造成相關(guān)公眾混淆，則可通過糾正廣告的方式來消除影響，恢復(fù)商譽。

　　在美國的司法實踐中，常常使用“糾偏廣告”來恢復(fù)因侵權(quán)所造成的商譽損害，賠償額為侵權(quán)行為人所花費廣告費的1/4。在中國，法院通常只判決被告發(fā)布“致歉聲明”，并不符合市場中的糾正商譽受損的規(guī)律，無法起到恢復(fù)商譽的效果。黃武雙建議，應(yīng)該通過支持糾偏廣告費的做法，以供原告大量重復(fù)播放糾偏廣告。

　　先下手為強

　　段和段律師事務(wù)所合伙人陳若劍表示，本案中New Balance敗訴侵權(quán)行為過于明顯，在明知內(nèi)地已有“新百倫”商標的情況下仍在使用“新百倫”作為中文符號宣傳。本案的巨額賠償金在中外商標權(quán)糾紛領(lǐng)域中也具有里程碑式的意義。

　　New Balance面臨的品牌困境其實已有前車之鑒。4月中旬，中國品牌“喬丹體育”和美國NBA巨星、“飛人”邁克爾·喬丹(Michael Jordan)長達三年的官司走到?jīng)Q斷時刻。北京市高級法院二審認定邁克爾·喬丹代理人提交的10份證據(jù)不屬于新證據(jù)范疇，均不予采納。

　　5月初，北京市高級人民法院對78起喬丹體育商標爭議案中的32起作出判決，維持一審判決，駁回邁克爾·喬丹撤銷喬丹體育爭議商標注冊的上訴請求。

　　邁克爾·喬丹法律顧問的新聞發(fā)言人稱，“對法院就商標爭議案做出的判決表示遺憾。邁克爾·喬丹提起訴訟的目的不僅僅是保護自身的姓名權(quán)，更是為了保護消費者不受誤導。針對商標爭議案的判決，我們將向最高人民法院申請再審。”

　　與之相似的商標侵權(quán)糾紛還有當年唯冠和蘋果的iPad商標之爭。同樣是中國內(nèi)地企業(yè)先行注冊，而在蘋果公司進軍中國市場的時候發(fā)現(xiàn)iPad商標歸他人所有。盡管在2009年，唯冠臺北公司將iPad全球商標以3.5萬英鎊轉(zhuǎn)讓給蘋果公司，但唯冠深圳方面聲明，iPad的中國內(nèi)地商標權(quán)并沒有包含協(xié)議中。

　　隨后雙方展開了曠日持久的商標權(quán)訴訟，直至2012年初雙方達成民事調(diào)解，蘋果向唯冠支付6000萬美元，一攬子解決中國大陸iPad商標權(quán)糾紛。2012年7月2日，iPad商標正式過戶給蘋果公司，宣告此案正式落下帷幕。

　　商標，往往代表著一個品牌，一個企業(yè)。它是企業(yè)無形資產(chǎn)的重要組成部分，也是企業(yè)長時間的品牌價值積累的表現(xiàn)。所以，商標也被人們稱為“永動的印鈔機”。企業(yè)應(yīng)該注意保護商標這一類無形的資產(chǎn)，以免在這一個小小的環(huán)節(jié)被別人利用被迫付出高額的代價。

　　中國《商標法》“注冊在先”原則，使得很多名字非常好的商標被搶先注冊，然后待價而沽。而一心想要發(fā)展的企業(yè)想要注冊個“好聽、好看”一點的商標變得難上加難。值得注意的是，在一系列以中文譯名商標為核心的爭議糾紛中，中國的商標管理機構(gòu)如商標評審委員會和各級人民法院，作出的裁決結(jié)果往往大相徑庭。

　　為何頻頻發(fā)生國外企業(yè)進入中國市場遭遇商標權(quán)糾紛?黃武雙表示，許多外國企業(yè)進入中國市場之前，疏忽了商標權(quán)利方面的事務(wù)。盡管這些企業(yè)在中國已打出知名度，也有了中文符號，但在已存在的注冊商標面前，外企往往因為“理虧”而更名換姓。“凌志”更名為“雷克薩斯”，“陸虎”更名為“路虎”都是類似情況。

　　“當然，中國商標注冊過程中存在不誠信行為，靠提前注冊他人在國外有一定影響力的商標謀利，也是不可低估的因素�！秉S武雙補充道。

　　陳若劍坦言，外企入華后使用的中文符號確實無人注冊，但在打出品牌知名度后，才發(fā)現(xiàn)已被他人先行注冊。外企如果想拿回中文符號使用權(quán)，必須要證明其是該中文符號的最先使用者，但證明過程往往比較艱難。如果外企還不端正在中國市場的商標權(quán)意識，未來還會像New Balance一樣，付出高昂的代價。

　　廣州中院副院長余明永提醒，“新百倫案件給諸多意在開拓中國市場的洋品牌們提了個醒：公平競爭，請先敲敲知識產(chǎn)權(quán)的門�！�

　　黃武雙建議，外國企業(yè)計劃進入中國市場時，應(yīng)委托熟悉中國市場的代理人進行商標檢索，并盡早申請商標注冊。注冊商標時，盡可能將對應(yīng)的中文文字商標申請注冊。外國企業(yè)可以實施監(jiān)控市場中可能涉及的商標侵權(quán)或被侵權(quán)情況，以便及時應(yīng)對。此外，外國企業(yè)要了解中國法律，熟悉中國法院所作的相關(guān)商標案件的判決，以了解法院對商標案件審理的新動態(tài)。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體：）